Sınai Mülkiyet Kanunu(SMK) 7. Madde hükmüne göre marka koruması kurucu nitelikte bulunan tescil ile elde edilir. Tescilli marka hakkının sona ermesi ise 4 şekilde mümkündür.
Bu haller;
Markanın hükümsüzlüğü,
Markanın iptali,
Markanın yenilenmemesi
Markadan vazgeçmedir.
Bu bilgi notunda markanın hükümsüzlüğü konusu hakkında kısa bilgilere yer verilecektir.
Marka hükümsüzlüğüne ilişkin olmak üzere SMK’nin 25. maddesinde bir düzenleme yapılmış, yedi bent halinde markanın hükümsüzlüğü halleri düzenlenmiştir. Tescilli bir markanın hükümsüzlüğüne ancak mahkemelerce karar verilir.
Marka hukuku kapsamında hükümsüzlük, tescil edilmiş bir markanın, gerekli koşullara sahip olmaması nedeniyle dava yoluyla iptali ve böylece daha önce elde edilmiş marka tescil hakkının son bulması demektir.
Markanın hükümsüzlüğü davası, tescilli bir markanın Türk Patent ve Marka Kurumu(TPMK) nezdinde hükümsüz hale getirilmesinin talep edildiği davadır. Tescilli bir markanın hükümsüzlüğü yalnızca dava yoluyla istenebilir.
Hükümsüzlük davalarında Davacı ve Davalı kimler olabilir?
Hükümsüzlük Davalarında Davacı; benzerlik iddiasında bulunan ve genel olarak menfaati bulunan herkes olabilir. Menfaat sebebiyle dava açanların bu menfaati kanıtlamaları gerekmektedir. Ayrıca Cumhuriyet Savcıları ve ilgili kurum ve kuruluşlar da Hükümsüzlük Davasını açabilir.
Hükümsüzlük davalarında Davalı olarak hükümsüzlüğü istenen marka sahibi gerçek veya tüzel kişi gösterilecek olup, Türk Patent ve Marka Kurumu’na davalı olarak husumet yöneltilmez.
Hükümsüzlük Şartları nelerdir?
SMK’nin Hükümsüzlük Hâlleri ve Hükümsüzlük Talebi başlıklı 25. Maddesinde hangi hallerde markanın hükümsüzlüğüne karar verileceği düzenlenmiştir. 25. madde aynı kanunun 5 ve 6. Maddelerine atıf yaparak bu maddelerde bulunan hallerden birinin mevcut olması durumunda mahkemenin, markanın hükümsüzlüğüne karar vereceğini ifade etmektedir.
Madde 25’e göre Markanın Hükümsüzlük Şartları:
SMK madde 5 ve 6’da belirtilen mutlak ve nispi ret nedenleri
Ayırt edicilik
Aynı ve Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzer İşaretler, Karıştırılma Tehlikesi
Ticaret Ünvanı
Dava Açanın Markasını Ciddi ve Gerçek Kullanımı Şartı
Kötü niyetli Tescil
25. maddede atıf yapılan Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenleri başlıklı SMK madde 5 ile tescil talep edildiğinde mutlak ret nedeni olacak hususlar sıralanmaktadır. Bu hususlar,
Ayırt edici niteliğe sahip olmama,
Belirli bir meslek sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretleri esas unsur olarak içerme,
Daha önce tescil başvurusu yapılmış marka ile aynılık veya benzerlik,
Başka bir mala asli değerini veren özelliğini münhasıran içerme,
Kalite-nitelik-coğrafi kaynak konusunda yanıltıcı işaret bulundurma,
Paris Sözleşmesi kapsamında reddedilecek işaretler barındırma,
Dini semboller, kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı işaretler bulundurma olarak sıralanabilir.
SMK madde 25 ile atıf yapılan Marka Tescilinde Nispi Ret Sebepleri başlıklı 6. Maddede ise ret sebeplerinden nispi olanlar düzenlenmektedir. Nispi ret sebepleri olduklarından madde kapsamında sayılan ret sebeplerinin bir kısmı hak sahibinin itirazı neticesinde değerlendirme yapılacaktır. Bu madde kapsamında ret sebebi olabilecek hususlar ise;
Daha önce başvurulmuş marka ile aynılık veya benzerlik bulunduran ve önce başvuran marka sahibinin itirazı,
Daha önce başvurulmuş marka ile kapsadığı mal ve hizmetlerin arasında aynılık veya benzerlik bulunduran önceki başvuru sahibinin itirazı,
Başvuru tarihinden önce, tescilsiz veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak talep edilmiş olması,
Ticari vekil veya temsilcinin, haklı sebebe dayanmaksızın ve marka sahibinin izni olmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuruda marka sahibinin itirazı,
Paris Sözleşmesi kapsamında reddedilecek talepler,
Türkiye’de daha önce tescil edilmiş bir markanın tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar sağlanacağına yönelik itirazı,
Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismi, ticaret unvanı, fotoğraf ya da telif hakkını içermesi halinde hak sahibinin itirazı,
Tescilli markanın tescilinin yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan aynı veya benzer marka başvurusu yine önceki marka sahibinin itirazıyla,
Kötü niyetle yapılan marka başvurularının da itiraz üzerine reddedileceği şeklinde düzenlemiştir.
SMK m. 25/1’de bu kanunun 5. veya 6. Maddesinde sayılan mutlak ve nispi ret sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verileceği belirtilmektedir. Nisbi ret sebepleri, TPMK veya mahkemelerce re’sen dikkate alınmaz. Hak sahibi olan üçüncü kişinin ileri sürmesi üzerine dikkate alınırlar. Maddenin sonraki fıkralarında, “menfaati olanların, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebileceği, davanın dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılacağı” belirtilmiş ve markanın hükümsüzlüğü davalarında, Kurumun taraf gösterilmeyeceği düzenlenmiştir.
Markanın Hükümsüzlüğü Davasında İnceleme
Markalar arasında hükümsüzlük davası hakkında inceleme kapsamında, SMK 6/1 uyarınca karıştırılma ihtimalinin varlığı incelenirken inceleme konusu markaların “benzerlik derecesi, mal ve hizmetlerin benzerlik derecesi, önceki markanın ayırt edici gücünün, tanınmışlığının derecesi, inceleme konusu mal ve hizmetlerin tüketicilerinden oluşan ortalama tüketici kitlesinin bilinç ve dikkat düzeyi” gibi hususlar dikkate alınır. Karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan bu hususların birlikte değerlendirilmesiyle, davalı markasının bütün olarak ortalama tüketicilerde bıraktığı izlenim çerçevesinde, davacıya ait marka ile davalıya ait marka arasında karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığına karar verilmelidir. Marka bilinirliğinde, tüm ülkede yaşayanların markayı bilmesi gerekmez. Marka sahibinin hedef kitlesinin esas alınması gerekir.
Bu konudaki bir kararında Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2019/3543E, 2021/1989K, 03.03.2021 sayılı kararında “Davacı vekili, müvekkilinin “swatch” ibareli tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalı şirketin “i-watch” ibareli marka tescil başvurusuna müvekkili itirazlarının TPMK YİDK’nca reddedildiğini, taraf markalarının benzer olup tüketiciler nezdinde karıştırılacağını, davacı markaları tanınmış olduğundan başvurunun kötüniyetli yapıldığını, “watch” ibaresinin tasviri bir işaret olmadığını ileri sürerek 11.08.2011 tarih 2011-M-3124 Sayılı YİDK’nın kararının iptali ve davalı şirket markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiştir. Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulüne, TPMK YİDK’nın 2011-M-3124 Sayılı kararının iptaline, dava konusu 2009/63067 Sayılı markanın hükümsüzlüğüne dair verilen kararın davalılar vekillerince temyizi üzerine kararın onanması yönünde hüküm kurulmuştur.”
SMK’nin 6. maddesi 1. fıkrasına dayalı açılan hükümsüzlük davalarında, SMK m. 25/7’de belirtildiği üzere, SMK m. 19/2 hükmünde düzenlenen markanın kullanılmadığı iddiası def’i olarak ileri sürülebilir. Marka sahibinin markasını kullandığına dair ispatı istenildiğinde, kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldan beri tescilli ise, davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde SMK m. 19/2’de belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlar. Kanunda markanın 5 yıllık kullanımına ilişkin konulan süre dava tarihi itibariyle ele alınmıştır.
Hükümsüzlük davasında inceleme yapılırken kural olarak başvuru konusu markanın sahibi tarafından kullanılıyor olması gerekmektedir. Yayına itiraz incelemesinde SMK ile birlikte itiraza dayanak gösterilen markanın Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmakta olduğunun ispatı gerekmektedir. Bu durum hükümsüzlük ve iptal davalarında da önem taşıyacaktır. Zira 5 yıldır Türkiye’de ciddi bir şekilde kullanılmayan marka için iptal talebinde bulunulabilecektir. Bu kullanım, “ciddi veya gerçek kullanım” olmalıdır.
YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2012/4221E ve 2013/3985K numaralı kararında, önceden kullanıma ilişkin olarak da, “Taraflar arasında görülen davada Bursa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18/01/2012 tarih ve 2010/588-2012/8sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin 1965 yılından itibaren kullandığı “Dağlıoğlu” unvanını tanınmış hale getirdiğini, davalının ibareyi kömürleri kapsayan 4. sınıf ve taşımacılık hizmetlerini kapsayan 39. sınıfta tescil ettirdiğini, ancak ibarenin ayrıca müvekkili şirketin kurucu ve mevcut ortaklarının soyadı olduğunu, davalının ibareyi tescilden önce kullanmadığını, markanın gerçek hak sahibinin müvekkili olduğunu ileri sürerek, davalı adına tescilli 2008/68949 numaralı “Dağlıoğlu” markasının hükümsüzlüğü ile terkinini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, davacının marka üzerinde gerçek hak sahibi olmadığını, müvekkilinin ticaret şirketi olarak tescilinin davacı şirketten önce olup, markayı da daha önce kullanmaya başladığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm kanıtlara göre, davacının kullandığı ibare de davalının markasının kayıtlı olduğu 04 ve 39. sınıf mal ve hizmetlere ilişkin olup davacının eylemli kullanımının kömür ticareti olduğu, dosyaya sunduğu faturalar ile bir kısım müşterileri olan şirketlere nakliyat işi yaptığı hususunu ve “Dağlıoğlu” markasını 1994 yılından beri kullanımını kanıtladığı, davalı tarafın kullanımının ise 2008 tarihi ve sonrasına ait bulunduğu, önceki tarihlerde bu ibareyi marka olarak kullandığını kanıtlayamadığı, davalı şirket başvurusundan daha önceki bir tarihte davacı şirketin bu ibareyi kullanmaya başladığı ve kullanımının ilgili sektörde uzun süredir devam ettiği ve ibare üzerinde gerçek hak sahibi olduğu kullanımının 04 sınıfta yer alan yakacak maddeleri üzerinde olduğu gerekçesiyle, davalı adına tescilli 03.06.2010 gün ve 2008/68494 nolu “Dağlıoğlu” ibareli markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, … tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.” Şeklinde hüküm kurmuştur.
Kötü niyetli tescil hususunun da kanuna girdiği ve 6. maddenin 9. bendinde yapılan düzenleme ile kötü niyetli tescillerin de önü kapanmıştır. Maddenin dokuzuncu fıkrasında nispi ret nedeni olarak kötü niyetle yapılan başvuruların itiraz üzerine reddedileceği düzenlenmiştir. Marka tescil edilmişse hükümsüzlüğü talep edilebilecektir.
Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında her ne kadar aynı sektörde bulunan tacirlerin tanınmış markaları kendi adlarına tescil ettirmelerinde kötü niyet karinesi kabul edilmekte ise de markanın kötü niyetli tescilinde ilgili markanın tanınmış marka olması kötü niyetli tescilin kabulü için tek başına yeterli değildir. Kötü niyetin varlığının tespitinde tarafların aynı ticari alanda faaliyet gösterip göstermediği, markanın birden çok ülkede tescilli olup olmadığı önem taşır. Kötü niyetin var olup olmadığının tespitinde tescil başvurusunun yapıldığı tarih göz önüne alınır.
Kanun 27/1. maddesinde “markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde kararın, koruma süresinin başladığı tarihten itibaren etkili olacağı, marka hakkının hiç doğmamış sayılacağı” belirtilmektedir. Hükümsüzlük şartları bir kısım mal ve hizmetler yönünden oluşmuşsa sadece o mal ve hizmetler yönünden hükümsüzlük kararı verilir. SMK 25/5’te de markanın kısmi hükümsüzlüğüne karar verilebileceği ve marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemeyeceği düzenlenmiştir. Hükümsüzlük kararı verildiği takdirde daha önce alınmış ve uygulanmış bir ihtiyati tedbir kararı varsa bu tedbir nedeniyle zarar gördüğünü iddia ederek tazminat talebinde bulunan kimse şartları oluştuğu takdirde tazminat talep edebilir. Burada kusursuz sorumluluk söz konusu ise de lehine tedbir kararı verilen kimsenin ihtiyati tedbir kararı verildiği tarihte haklı olması ve kötü niyetli olmaması durumunda somut olaya göre değerlendirme yapılması gerekir. SMK 27/3’te, hükümsüzlük ve iptal kararının etkilemeyeceği haller düzenlenmiştir. Bu fıkranın (a) bendinde yer alan “uygulanmış kararlar” ibaresinden kastedilen, kesinleşen mahkeme kararının rızaen veya icra yoluyla uygulanmış olmasıdır. Maddenin dördüncü fıkrasında “hükümsüzlük veya iptal kararından önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin, hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen iadesi istenebileceği” hükme bağlanmıştır. Hükümsüzlük kararı herkese karşı hüküm doğurur ve SMK 27/6. madde gereği markanın hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra mahkemenin Kuruma kararı re’sen, tarafların taleplerine gerek olmadan göndermesi yükümlülüğü getirilmiştir.
Hükümsüzlük Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme
Markanın hükümsüzlüğü davasında görevli ve yetkili mahkeme bu konuda ihtisas mahkemeleri olan Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleridir. Ancak bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde 3. Asliye Hukuk Mahkemeleri, 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin de bulunmadığı yerlerde ise 1. Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.
Markanın hükümsüzlüğü davasında yetkili mahkeme sınai hak sahibi tarafından açılacak hükümsüzlük davası açısından ise SMK 156/3 maddesi uyarınca;
Davacının yerleşim yeri veya
Hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut
Bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesidir.
Hükümsüzlük Davalarında dava açma süresi
Markanın hükümsüzlüğü davasını açma süresi, hükümsüzlüğü istenen markanın tescil tarihinden itibaren beş yıldır. Bu süre hak düşürücü süre olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınır. Ancak tescilin kötü niyetli olması halinde bu süre dikkate alınmaz. Yani kötü niyetli marka tesciline karşı hükümsüzlük davası süresiz olarak açılabilir. Burada kötü niyetten kasıt, tescilin dürüst ticari kullanıma aykırı olmasıdır. Marka olarak kullanılan işaretin, tanınmış bir markaya yakınlaştırılarak, haksız rekabet yoluyla kazanç elde etmeye veya müşterileri yanıltmaya çalışma gibi haller kötü niyet olarak kabul edilir.
Bu konuda da YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2018/5293E. Ve 2019/6513K. Sayılı 21.10.2019 tarihli kararında “Kötüniyetli tescil nedeniyle markanın hükümsüzlüğü istemli davalarda dava açmak için belirli bir süre öngörülmemiş iken, diğer nisbi nedenlerle hükümsüzlük istemli davaların markanın tescili tarihinden itibaren 5 yıllık hak düşürücü süre içinde açılması öngörülmüştür. Bu tür davalardan hak düşürücü süre taraflarca ileri sürülmese bile, hukuki niteliği gereği mahkemelerce re’sen göz önünde bulundurulmalıdır. Olayda; davalı-karşı davacı öncelik hakkına ve benzerlik hukuki sebebine dayalı olarak davacı-karşı davalıya ait markaların hükümsüzlüğünü istemiş olup, hükümsüzlüğü istenen markaların her biri yönünden karşı dava tarihinde 5 yıllık hak düşürücü sürenin geçip geçmediği tartışılıp neticesine göre karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek davanın reddine karar verilmesi hatalı olup, açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekir.” Şeklinde hüküm kurmuştur.
